Procédure collective : que deviennent les marques et contrats qui y sont liés ?
Les opérations d’acquisition de droits de propriété intellectuelle dans le cadre de procédures collectives sont très fréquentes, et elles sont d’ailleurs un aspect essentiel en cas de reprise. En effet, ces droits constituent un actif de la société et sont l’élément fédérateur de la clientèle. C’est ce qui explique que, très récemment, les acquisitions de Kookai, Minelli ou encore Camaieu ont eu un important retentissement médiatique.
Ces opérations s’inscrivent dans un cadre bien spécifique qui combine règles d’ordre public posées par le code de commerce, et spécificités du droit de la propriété intellectuelle qui sont trop souvent négligées. Il existe ainsi de nombreux contentieux liant procédures collectives et propriété intellectuelle qui auraient pu être évités si des actions préventives avaient été prises au moment de l’acquisition.
Pour sécuriser l’acquisition à tous les niveaux, un audit des droits de propriété intellectuelle est donc essentiel (1) afin de définir le périmètre de la reprise (2). Cet audit permettra également de gérer la question des contrats en cours et de leur transfert – ou non – au profit du cessionnaire (3).
➊ Auditer le portefeuille de droits de propriété intellectuelle
Comme évoqué ci-avant, l’audit complet des droits de propriété intellectuelle dont l’acquisition est envisagée permet d’identifier précisément leur nature (marques, dessins et modèles, droits d’auteur, brevets…), l’étendue de leur protection (territoires, produits et services…), l’identité du ou des titulaires, et de savoir si ces droits sont grevés de nantissements, de gages ou s’ils font l’objet de contrats en cours.
Cette étape est primordiale afin de définir le périmètre et le montant de l’offre qui sera formulée, mais également de déterminer la validité de l’acquisition.
➋ Le périmètre de la reprise et le transfert des droits
L’offre de reprise doit précisément identifier les droits et les contrats dont la reprise est envisagée, et expressément exclure ceux qui ne sont pas couverts par l’acquisition. Une formulation ambiguë ou parcellaire peut, dans les cas les plus extrêmes, entraîner une tentative de remise en cause de la validité de la cession.
À l’issue du jugement, afin que le transfert de propriété soit opposable aux tiers, il faudra impérativement que la cession soit inscrite auprès des différents offices de propriété intellectuelle.
➌ Le sort des contrats attachés aux droits de propriété intellectuelle
Ce point fait l’objet d’un contentieux régulier et les contrats doivent donc, eux aussi, être attentivement audités.
En effet, que se passe-t-il en pratique quand une licence de marque prend fin prématurément du fait de l’acquisition de la marque dans le cadre d’une procédure collective ? Peut-on imaginer que l’ancien licencié devienne un contrefacteur du jour au lendemain ?
Conformément aux règles applicables aux procédures collectives (articles L.622-13 et L.641-11-1 du code de commerce), la résiliation des contrats en cours ne résulte pas de plein droit du seul fait de l’ouverture de la procédure (Cass. com., 6 octobre 2009, n° 07-15325 ; Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-21562).
Le juge-commissaire doit en effet être saisi et est seul compétent pour prononcer la résiliation des contrats en cours. Le tribunal qui statue sur le plan de cession n’est pas compétent pour prononcer la résiliation des contrats en cours au jour de l’adoption du plan de cession (Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-16325).
Ainsi, un jugement récent, frappé d’appel, a considéré dans une affaire New Man que lorsque le licencié n’a pas demandé la résiliation des contrats de licence au cours de la procédure collective et que le juge-commissaire n’a pas rendu de décision sur ce point à l’initiative de l’administrateur judiciaire, la résiliation des contrats de licence par l’acquéreur de la marque doit être considérée comme irrégulière ; et ce d’autant que ce dernier avait connaissance des contrats de licence en cours au moment de son offre de reprise.
À défaut de résiliation conforme au formalisme des procédures collectives, les contrats non repris sont susceptibles de continuer à produire leurs effets après l’acquisition. Il est donc indispensable que l’acquéreur s’assure que la résiliation des contrats non repris soit prononcée par le juge-commissaire.
La combinaison entre régime spécial des procédures collectives et technicité du droit de la propriété intellectuelle appelle donc les acquéreurs à être particulièrement vigilants !